Передача исключительных прав
В этой статье мы расскажем, что такое исключительное право и какие существуют виды договоров его распоряжения. Также вы узнаете, как осуществить получение прав на интеллектуальную собственность (ИС) по договору отчуждения исключительного права, чтобы избежать конфликтов и споров в будущем.
Что такое и зачем нужны исключительные права
Все объекты ИС охраняются законодательством и не могут использоваться без законного основания.
Что относится к ИС:
произведения науки, литературы и искусства;
программное обеспечение (ПО) и базы данных (БД);
технические решения (изобретения и полезные модели) и решения внешнего вида (дизайн) изделий (промышленные образцы);
топологии интегральных микросхем;
ноу-хау;
селекционные достижения;
сообщения в эфир или по кабелю радио- и телепередач;
исполнения, фонограммы;
средства индивидуализации (товарные знаки/знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обозначения, географические указания и наименования мест происхождения товаров).
Право использовать объект ИС — исключительное право. Обладатель исключительного права на соответствующий объект ИС (правообладатель) может, например, выпускать и маркировать продукцию товарным знаком; применять на практике изобретения; воспроизводить фонограмму в коммерческих целях; печатать и продавать книги и т.д. Исключительными правами на ИС могут обладать физические и юридические лица, такими правами можно распоряжаться.
Виды договоров в сфере ИС
До 2008 года в законодательном поле функционировали разные виды договоров в отношении разных видов ИС. В четвертой части ГК РФ большую часть положений свели под один знаменатель, что упростило и сделало более понятными положения относительно ИС.
Теперь работает единая система договоров для всех видов ИС, будь то фото, логотип, изобретение или литературное произведение.
ГК РФ предусмотрены две основные модели договоров распоряжения исключительными правами:
Об отчуждении исключительного права
В этом случае правообладатель объекта ИС обязуется передать/передает исключительное право приобретателю. Частичная передача исключительных прав законодательством не предусмотрена, поэтому права могут передаваться только в полном объеме.
Договор отчуждения прав заключается письменно. В некоторых случаях для того, чтобы переход прав по такому договору был действительным, отчуждение прав необходимо зарегистрировать в Роспатенте:
если объект ИС подлежит обязательной регистрации в Роспатенте (например, товарные знаки, изобретения, полезные модели);
если объект ИС не подлежит обязательной регистрации, но был зарегистрирован добровольно (возможность регистрации по желанию правообладателя предусмотрена, например, для ПО и БД).
Договор отчуждения исключительных прав может быть возмездным и безвозмездным. Осуществлять дарение таких прав между коммерческими организациями нельзя, поэтому законом в этом случае допускается только возмездный договор.
Если договор возмездный, в документе устанавливаются размер вознаграждения за передачу прав/порядок его определения и условия его оплаты. Это может быть, например, единовременная выплата, роялти (например, процент от дохода) или комбинированный вариант — единовременный платеж и роялти.
Если приобретатель нарушает условия оплаты вознаграждения по договору, передающая права сторона может потребовать возмещение убытков и возврат исключительных прав через суд (если право перешло приобретателю) или отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора (если право не перешло приобретателю).
Лицензионный договор
Лицензиар (правообладатель) обязуется предоставить/предоставляет право использования объекта ИС лицензиату (пользователю) без полной передачи исключительного права, оставаясь в статусе правообладателя. То есть, происходит не переход прав полностью, а предоставление права использовать объект ИС на определенных условиях.
Это могут быть ограничения по срокам, территории использования (например, только в пределах РФ), запрет на использование в рекламных целях и пр. Объект ИС можно эксплуатировать только в рамках согласованных сторонами в договоре положений, а все, что не указано в договоре, запрещено.
Как и договор отчуждения исключительных прав лицензионный договор заключается в письменной форме. Однако есть исключение: для оформления предоставления права использования произведения в периодическом печатном издании (журнал, газета, альманах и т.д.) лицензионный договор может быть заключен устно.
Распоряжение правами по лицензионному договору (предоставление права использования объекта ИС) необходимо зарегистрировать в Роспатенте только в случае, если объект ИС подлежит обязательной регистрации в Роспатенте.
А также в случае предоставления права использования зарегистрированной добровольно топологии интегральных микросхем. Если пренебречь этим условием, право использования объекта ИС у лицензиата не возникнет.
Лицензионный договор также бывает возмездным или безвозмездным. Условия о вознаграждении устанавливаются в договоре и обязательны к исполнению лицензиатом. В случае нарушения лицензиатом таких условий лицензиар может отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением.
Другие договоры
Есть еще несколько распространенных видов договоров, помимо лицензионного и об отчуждении, направленных на получение исключительных прав на объект ИС, которые используют в зависимости от целей сторон и характера отношений между ними:
договор авторского заказа — для создания силами привлеченного исполнителя нового объекта ИС, например, заказ у автора написания книги;
договор франчайзинга — для ведения бизнеса с использованием бренда правообладателя;
договор залога — чаще всего используется в случае привлечения инвестиций или получения кредита.
Исключительные права на объект ИС/права на использование объекта ИС могут быть получены также в рамках иных договорных конструкций (например, договор подряда, договор возмездного оказания услуг, договор доверительного управления исключительными правами и др.), каждая из которых обладает своими особенностями.
Как можно распоряжаться исключительным правом
Правообладатель имеет практически полную свободу решать, что делать с принадлежащими ему исключительными правами на объект ИС.
Правообладатель вправе предоставлять остальным права использования объекта ИС и отчуждать исключительное право на него. Также исключительное право можно закладывать в качестве предмета залога, например, при оформлении займа для бизнеса.
Отчуждение. Правообладатель может передавать исключительное право полностью другому лицу.
Лицензия. Правообладатель предоставляет право использования объекта ИС другому лицу. Правообладатель при этом остается прежним, а пользователь использует объект ИС временно и ограничен положениями, установленными договором.
Залог. Закон разрешает использовать исключительное право в качестве заложенного имущества, например, в банке. В таком случае залог исключительного права — это способ обеспечения исполнения обязательств, например, возврата кредита. Если иное не предусмотрено в договоре, правообладатель заложенного объекта ИС (залогодатель), вправе использовать такой объект на свое усмотрение, кроме передачи прав на него — отчуждения.
Отмечаем, что свобода правообладателя по распоряжению своими исключительными правами не абсолютная, законодательство устанавливает определенные ограничения в отношении распоряжения исключительными правами на некоторые объекты ИС (например, не получится предоставить лицензию на использование фирменного наименования).
Порядок действий при отчуждении (передаче) прав на ИС
Чтобы защита интересов обеих сторон могла быть обеспечена законом в полной мере, получение прав на ИС выполняют поэтапно. Рекомендовано строго придерживаться порядка действий, чтобы не рисковать потерей прав и не столкнуться в будущем с судебными разбирательствами.
Проверка прав
На начальном этапе необходимо убедиться, что правообладатель действительно имеет исключительные права на ИС. Для этого рекомендуется, например, запросить исходники с подтверждением уникальности, если это актуально для такого вида ИС.
Если речь идет об объекте ИС, который был зарегистрирован в реестре Роспатента, нужно проверить запись об объекте ИС в таком реестре. Там содержится открытая информация в т.ч. о зарегистрированных объектах ИС и лицах, которым принадлежат исключительные права на них.
Поскольку регистрация может быть оспорена, лучше проверять всю цепочку перехода прав на объект ИС, а также объекты ИС, использованные в нем, с момента их создания.
То есть, в зависимости от стоимости или иной ценности для бизнеса такого объекта ИС, иногда может быть целесообразным «раскопать» историю создания и перехода прав вплоть до, например, установления служебного характера объекта ИС и проверить корректность перехода прав работодателю.
Не следует забывать и о проверке правомерности использования правообладателем при создании такого объекта ИС сторонних объектов ИС третьих лиц, в том числе распространяемых по открытым лицензиям.
Кроме этого, иногда следует убедиться в согласии авторов объекта ИС на действия, осуществляемые любым правообладателем, составляющие право на имя и на неприкосновенность произведений.
При малейших сомнениях следует обратиться к юристу, который специализируется на вопросах ИС.
Составление договора
Можно использовать шаблоны договоров, которые есть в свободном доступе в интернете. Минус шаблонных договоров — они часто не обеспечивают полную защиту при возникновении спорных ситуаций с учетом специфики отношений сторон и объекта ИС.
При составлении договора нужно указывать корректные однозначные условия, которые не могут быть истолкованы двояко. На договор об отчуждении правообладатели идут неохотно, поэтому чаще предлагают «сдачу ИС в аренду» по лицензионному договору.
Если удалось найти того, кто готов на полную передачу, нужно убедиться, что договор составлен таким образом, что правообладатель точно не будет иметь никаких прав на объект ИС, права на который переходят.
Также следует перепроверить корректность использованных формулировок. В юридической практике встречались случаи, когда договоры предусматривали передачу исключительных прав на объекты ИС с формулировкой «100 логотипов» без какой-либо их идентификации.
Такие формулировки рискованные, потому что не отвечают требованиям законодательства, договоры, в которых они содержатся, могут быть признаны незаключенными и, соответственно, не станут основанием для перехода прав.
Отмечаем также, чтобы не привлекать лишнее внимание налоговых органов, рекомендуется указывать сумму вознаграждения за передачу прав, приближенную к рыночной. Подозрительно низкая или высокая стоимость объекта ИС может заинтересовать ФНС.
Для составления договора рекомендовано привлечь специалиста по вопросам ИС, чтобы получить гарантию обеспечения юридической силы договора и возможности защиты интересов в случае возникновения конфликта между сторонами.
Регистрация в Роспатенте
Этот шаг необходим в ситуациях, когда законодательство требует зарегистрировать в Роспатенте переход исключительных прав по договору их отчуждения (например, в случае товарных знаков и объектов, охраняемых патентом).
Если не зарегистрировать такое отчуждение прав Роспатенте, исключительные права не переходят приобретателю. Использование приобретателем соответствующего объекта ИС не будет иметь законного основания и может быть признано нарушением прав правообладателя. Таким образом, приобретатель не просто рискует потерять деньги, но и может получить претензию, что повлечет последующее судебное разбирательство.
Взаиморасчет
Перед оплатой вознаграждения за передачу прав на объекты ИС необходимо перепроверить, все ли положения договора учтены, и лучше всего делать это с юристом. Важно убедиться, что все условия соблюдены, уникальность подтверждена, а исходники прикреплены. Также рекомендовано не пренебрегать оформлением акта приемки-передачи для подтверждения, что обе стороны исполнили положения, установленные в договоре.
Последствия неоформления передачи прав
Частая ошибка при взаимодействии с исполнителями — отсутствие договора, без которого не произойдет получение прав и, соответственно, не возникнет основание для законного использования соответствующего объекта ИС (например, при заказе текста у копирайтера или логотипа у дизайнера).
Если пренебречь правилами оформления передачи прав на объект ИС, использование таких объектов будет незаконным. Так, в случае использования заказчиком объекта ИС, правообладатель (например, автор логотипа) сможет инициировать привлечение заказчика к ответственности за использование им объекта ИС без основания и доставить другие неприятности.
Альтернативно, правообладатель может предложить предоставить права использования такого объекта ИС по лицензионному договору на условиях, которые могут быть невыгодны заказчику.
Чтобы избежать проблем, нужно заранее проверить чистоту прав, грамотно составить договор, если необходимо, зарегистрировать передачу/предоставление прав по нему.
Научитесь юридически защищать авторское и смежные права, разберитесь в особенностях правоотношений в сфере ИС на курсе «Интеллектуальная собственность: авторское и смежные права» от Moscow Digital School.
Статья подготовлена при участии Артема Дмитриева, управляющего партнера Comply.
